Depuis le 31 décembre 2020, la période de transition prévue par l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne a pris fin. Si vous possédez une marque et vous exportez, voici les conseils de Philippe RODHAIN, expert en droit des marques.

Les dispositions législatives et règlementaires du livre VII du Code de la propriété intellectuelle, issues de l’importante réforme du droit des marques intervenue à la fin de l’année 2019, remanient en profondeur les conditions et modalités, substantielles et procédurales, de l’opposition à l’enregistrement d’une marque française devant l’INPI.

Le nouvel article R. 714-2 du code de la propriété intellectuelle (Décr. N°2019-1316 du 9 déc. 2019, art 6) permet procéder à la constitution, au changement ou à la radiation du mandataire d’une marque française auprès du registre national des marques.

L’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les marques a modifié les dispositions relatives au renouvellement, avec l’instauration d’une période transitoire.

Une explication de texte s’impose.

L’engouement pour les séries aux multiples rebondissements n’a pas l’apanage de la télévision. Le droit des marques connaît également de nombreuses sagas, comme en témoigne l’important contentieux opposant la société Vente-privee.com, leader dans le secteur des ventes événementielles sur Internet, à son challenger, la société Showroomprive.com.

Le dépôt français d’une marque viticole, comportant une mention traditionnelle (château, clos, domaine, etc.), doit être expressément limité aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée provenant de l’exploitation vitivinicole concernée.

La jurisprudence admet sa validité sous réserve que l'évocation du produit ou service témoigne d'une certaine habileté, c’est-à-dire que le signe ne désigne ou ne décrive pas explicitement le produit ou service de la marque, mais se contente plutôt de l’évoquer ou de le suggérer.

De nombreuses marques disparaissent tous les jours, car leurs propriétaires oublient tout simplement de les renouveler. Aujourd’hui, nous vous parlons des situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver, si vous laissez passer la date de renouvellement de votre marque.

L’acquéreur d’une exploitation viticole se décide généralement en considération de la ou des marques sous lesquelles le vin de la propriété est commercialisé, ces marques étant l’un des principaux vecteurs de la notoriété, voire de la rentabilité, de l’entreprise viticole.

Diverses et variées, ces réformes législatives ressemblent à s’y méprendre à un « inventaire à la Prévert ». Sans prétendre à l’exhaustivité dans le cadre de cette étude, voici quelques-uns des principaux changements découlant du nouveau règlement sur la marque de l’Union européenne.

Marques et noms de domaine sont souvent confondus, à tort. Déposer une marque n’implique pas toujours un droit ou une priorité sur la réservation du nom de domaine. Ainsi, il est possible d’être titulaire d’une marque sans pour autant obtenir l’enregistrement du nom de domaine identique, et inversement.

Quoi de pire pour un jeune entrepreneur que de devoir remettre à plat tout son plan de communication, et son budget, parce qu’il se voit interdit d’utiliser le nom choisi pour son activité faute d’une recherche approfondie sérieuse parmi les marques antérieures ?

Quelle plus mauvaise surprise pour le chef d’entreprise contraint de revoir à la baisse la valeur de ses actifs lors de leur cession, à défaut d’avoir pris soin de déposer ou de renouveler sa marque, après avoir passé une vie à capitaliser sur ce nom ?

S’il est, en général, acquis pour tous que le choix du nom de l’entreprise est primordial pour se distinguer de la concurrence et fédérer sa clientèle, les précautions juridiques quant à sa protection sont malheureusement trop souvent négligées.

L'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) vient d'adhérer à la base de données harmonisée des produits et services TM Class.

Qui n'a pas déjà reçu de courriers émanant de sociétés privées proposant de se charger du renouvellement d'une marque ?

Une marque est jugée imitée lorsque le signe incriminé présente avec celle-ci des ressemblances visuelles, phonétiques ou intellectuelles telles que le consommateur risque fort de croire que les produits ou services en cause proviennent de l'entreprise titulaire de la marque ou d'entreprises lui étant économiquement liées.

On le pronostiquait depuis l’adhésion en date du 11 juillet 2001 de l’Australie au Protocole de Madrid concernant l’enregistrement international des marques… C’est maintenant chose faite, la Nouvelle Zélande est devenue la 88ème partie contractante du Système de Madrid.

Si la propriété intellectuelle est désormais devenue un facteur incontournable de toute stratégie d'exportation, un certain nombre d'écueils sont cependant à éviter lors d'une extension d'activités à l'étranger. Quels sont-ils ? Comment les éviter ?

Sous réserve de démonstration de son originalité et de sa distinctivité, un slogan est protégeable cumulativement au titre du droit d’auteur et du droit des marques.

L’instauration d’une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une demande de marque italienne ou d’enregistrement international désignant ce territoire est sur le point de voir le jour.

Lancé le 13 avril 2010, TMview est une plateforme de recherche en ligne gratuite qui permet la consultation de données relatives aux marques déposées auprès de nombreux Offices de l’Union européenne.
L’Institut français de la Propriété Industrielle (INPI) est le 14ème Office à ouvrir ses bases de données au TMview.

En 2009, affectés par la crise financière mondiale, les dépôts de demandes d’enregistrement international de marques avaient diminué de façon significative (-16%). L’année 2010 marque la reprise, avec une tendance à la démarcation pour le continent asiatique.

L’enregistrement d’une marque en France confère à son titulaire une protection sur l’ensemble du territoire national. Une telle protection est-elle suffisante ? Certainement pas !

La protection d’un signe par le droit de marque est naturellement conditionnée par la disponibilité du ou des éléments le composant. La loi sur les marques admet une grande diversité de signes, tels que, entre autres, des dénominations ou des compositions graphiques, lesquelles peuvent également se combiner et former des marques dites « complexes ». 
Un arrêt de la cour de Colmar du 25 février 2O1O rappelle cependant que les divers composants d’une marque complexe n’ont pas le même degré d’importance dans la perception qu’en aura le public.

L'introduction, à titre défensif, des supports de communication dans le dépôt de la marque est non seulement contraire à la règle de spécialité de la marque, mais s’avère de surcroît inefficace.

Toute société, ayant des intérêts en Chine ou projetant de s’y implanter durablement, se doit d’enregistrer sa marque en caractères chinois.

La Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement de marques a été instaurée dans le but de faciliter les opérations de dépôt et de recherche d’antériorité.

La marque est un signe qui doit permettre à une clientèle potentielle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services de son titulaire. Cette identification n’est efficace qu’à la double condition que soient mis en œuvre les moyens permettant de la diffuser et ceux permettant de la protéger.

Au début de l’année 2000, une société exploitant des établissements de restauration rapide a commercialisé, dans le cadre d’une opération promotionnelle, baptisée « La Saga des Fromages », trois recettes de hamburgers : « Mac Cheese recette au beaufort fondu », « Mac Cheese sauce au reblochon » et « Mac Cheese sauce à la tomme de Savoie fondue ».
A la suite d’un contrôle opéré par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), les dirigeants de cette société ont été cités devant le tribunal correctionnel pour avoir mis en vente des produits naturels ou fabriqués, portant une indication géographique qu’ils savaient inexacte.

Séjourner plus d’un mois dans des bassins ostréicoles français suffit pour franciser des huîtres anglaises ou irlandaises. 
Tel est l’enseignement que l’on peut tirer de l’arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 février 2009, à propos de deux sociétés ostréicoles poursuivies du chef de tromperie, pour avoir proposé à la vente, avec un étiquetage mentionnant « élevées en France », des huîtres en provenance d'Irlande, de Jersey et du Royaume-Uni.

La contrefaçon est un mal endémique qui touche aujourd’hui tous les secteurs d’activité, qu’il s’agisse des médicaments, des pièces détachées d’avion ou d’automobile, des jouets, sans parler bien évidemment, des articles de luxe.
En droit français, toute atteinte portée à des droits privatifs de brevets, modèles, marques ou de droits d’auteur constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile et/ou pénale de son auteur.
Le succès de l’action en contrefaçon suppose que la preuve de l’atteinte portée au droit du requérant soit rapportée de façon incontestable. Le code de la propriété intellectuelle (CPI) permet à toute personne ayant qualité pour agir, de faire procéder en tout lieu et par tout huissier assisté d’experts, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée des produits argués de contrefaçon, soit à la saisie réelle de ces produits, ainsi que de tout document s’y rapportant.

Il est désormais acquis que l’imitation dont découle le risque de confusion suppose une similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en conflit. En d’autres termes, il convient de comparer la construction des deux marques pour déterminer si elles présentent la même composition (similitude visuelle et/ou phonétique) ou si elles font appel au même concept (similitude intellectuelle).

Une marque est jugée imitée lorsque le signe incriminé présente avec celle-ci des ressemblances visuelles, phonétiques ou intellectuelles telles que le consommateur risque fort de croire que les produits ou services en cause proviennent de l’entreprise titulaire de la marque ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées à elle.
Toutefois, le périmètre de l’imitation est souvent délicat à cerner, compte tenu des degrés de reproduction possibles qui vont de la confusion évidente à l’imitation savament déguisée.

C’est au visa de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle que le titulaire de la marque de tabac NEXT entendait obtenir la déchéance judiciaire pour défaut d’exploitation de deux marques vestimentaires, identiques mais antérieures à la sienne, appartenant à une société Next Retail Limited.
C’était oublier qu’en raison de « l’effet ricochet » résultant de la loi Evin, le dépôt de la marque de tabac NEXT paralysait nécessairement l’usage, par la société Next Retail Limited, de ses marques antérieures et que, dès lors, cette dernière ne pouvait plus paisiblement exercer son droit de propriété sur le signe NEXT, le dépôt ultérieur la privant de la jouissance et de l’efficacité de ses signes distinctifs.

La marque est protégée pour une durée de dix ans, indéfiniment renouvelable. A l’expiration de chaque période décennale, le titulaire doit présenter, s’il souhaite conserver son titre, une déclaration de renouvellement, accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
La déclaration de renouvellement doit, à peine d’irrecevabilité, comporter la désignation de la marque à renouveler et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration de renouvellement, au Registre national des marques ou de son mandataire (Art. R.712-24-2 du Code de la propriété intellectuelle).

Qui n’a pas reçu un jour une invitation à une vente privée exceptionnelle portant sur l’offre de produits de marques prestigieuses ?

Le droit de marque ne doit pas s’étendre au-delà du signe déposé, pour permettre au titulaire  de contrôler un genre, une famille ou une catégorie de signes, ce qui entraverait indûment la liberté de concurrence.

La protection accordée à une marque s’étend aux produits ou services similaires à ceux visés dans l’enregistrement, s’il en résulte un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne.

Bien que souvent inaperçue du grand public, la forme du conditionnement d’un produit correspond fréquemment à une marque déposée. 
Il s’agit de marques dites tridimensionnelles que le législateur a expressément visées au sein de la catégorie de signes aptes à constituer une marque (Art. L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle).

Il est à vrai dire tentant, du point de vue mercatique, de donner une forme distinctive à une marque constituée d’un signe verbal qui en est initialement dépourvu, en associant ce dernier à d’autres éléments graphiques suffisamment arbitraires pour que la marque soit valable, prise dans son ensemble.

La loi française permet à quiconque qui estime avoir droit à la propriété d’une marque illégitimement déposée par un tiers de revendiquer cette propriété en justice. 
Il ne suffit évidemment pas d’enregistrer une marque pour en disposer librement ; encore faut-il que le dépôt n’eût été entaché d’aucune fraude.

Il est de principe que toute demande de renouvellement de marque ne peut, sous peine d’irrecevabilité, être présentée qu’au cours des six mois précédant l’expiration de la durée de validité.
Il est également de parfaite exception qu’une demande de renouvellement intervienne plus de six mois avant ce terme, lorsque le titulaire souhaite modifier le signe ou l’étendue de la protection de la marque.

Certaines entreprises réservent et exploitent, à titre de marque, des signes apparentés, déclinés autour d’un dénominateur commun, que l’on a pour habitude de dénommer : 
« une famille de marques ».
La législation de certains pays favorise ce type de pratique et permet même à ces entreprises de se soustraire à la sanction de la déchéance pour défaut d’exploitation de l’une de leurs marques en s’appuyant sur l’utilisation d’un autre enregistrement semblable.
Un arrêt récent de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) rappelle cependant que ce courant jurisprudentiel, dont la France avait fraîchement fait sien, est en contradiction avec le droit communautaire des marques.

Suite à une décision prise par les États membres de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) au cours de la 35ème session de l’Assemblée de l’Union de Madrid, qui s’est tenue à Genève du 22 septembre au 1er octobre 2003, les déposants de marque désireux d’obtenir une protection dans plusieurs pays via le Protocole de Madrid pourront déposer leurs demandes internationales en espagnol à partir du 1er avril 2004. Actuellement, ces demandes, selon le système d'enregistrement international des marques (système de Madrid), doivent être déposées en français ou en anglais.

Following the Thirty-Fifth session of the Assembly of the Madrid Union ("the Assembly"), taking place from 22 September to 1 October 2003, trade mark filers seeking protection in multiple countries through the Madrid Protocol will be able to file their international applications in Spanish as of 1 April 2004. Currently, international trade mark applications under the Madrid System are required to be filed in English or French.

The Trade Marks Act, 1953 ("the previous Act") has been repealed and the Trade Marks Act 2002 ("the Act") has come into force as of 20 August 2003, introducing a number of new and, in most cases, welcome changes to trade mark law in New Zealand.

La nouvelle législation néo-zélandaise en matière de marques, en vigueur depuis le 20 août 2003 et remplaçant une législation vieille de 50 ans, a apporté de nombreux changements, pour la plupart bien accueillis. Cette loi est considérée comme une variante du modèle législatif adopté au cours de ces dernières décennies par les autres pays de droit britannique (Grande Bretagne, Australie, Singapour, Hong Kong). Nombreuses caractéristiques de ce modèle résultent, en effet, de l’harmonisation de la législation britannique avec la Directive Européenne de 1988 et les accords OMC/ADPIC de 1995.