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Si les lettres de mise en demeure ont pour mérite de régler bon nombre de différends entre les titulaires de marque, et ce de façon rapide, amiable et peu onéreuse, leur envoi n’est pas sans conséquence.

Il est fréquent que le titulaire d’une marque adresse une lettre de mise en demeure pour faire cesser l’usage d’une marque concurrente postérieure qu’il considère attentatoire à ses droits antérieurs.

En cas de résistance de son destinataire, le titulaire de la marque antérieure devra poursuivre sa réclamation et engager des actions contentieuses, car à défaut il pourrait perdre à terme son droit d’agir.

L'article L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle énonce en effet qu’ « est irrecevable toute action en contrefaçon introduite par le titulaire d'une marque antérieure à l'encontre d'une marque postérieure lorsque le titulaire de la marque antérieure a toléré pendant une période de cinq années consécutives l'usage de la marque postérieure en connaissance de cet usage et pour les produits et services pour lesquels l'usage a été toléré, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi ».

Le point de départ de ce délai de forclusion commence à courir à compter de la date à laquelle le titulaire de la marque antérieure a eu connaissance de l'usage de la marque litigieuse. La lettre de mise en demeure constitue donc un point de départ incontestable de la connaissance de l’usage litigieux.

Si les risques attachés à la tolérance de l’usage d’une marque postérieure sont bien connus des praticiens du droit des marques, il n’en va pas de même pour les dirigeants d’entreprise. Il n'est pas rare en effet qu’ils décident de reporter une action contentieuse au vu des frais qu’elle impliquerait pour faire respecter leurs droits, en espérant pouvoir, un jour meilleur, l'entreprendre.

Procrastination, tolérance, négligence, défaut de conseil, peuvent donc avoir pour conséquence la perte de la capacité pour le titulaire de la marque antérieure d’agir en contrefaçon et/ou en nullité contre le titulaire de la marque litigieuse et de devoir subir une coexistence juridique et commerciale dommageable.