Action en déchéance de marque : Attention à la période suspecte

IP Mark

8 novembre 2022

Une marque enregistrée mais inexploitée peut être contestée par une demande en déchéance pour défaut d'usage. Le calendrier compte pourtant autant que le fond : c'est la « période suspecte », qui, mal anticipée, peut faire échouer une négociation de rachat ou de coexistence.

Le principe : cinq ans sans usage sérieux

Selon l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), encourt la déchéance le titulaire qui, sans justes motifs, n'a pas fait un usage sérieux de sa marque, pour les produits ou services visés à l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Une marque enregistrée depuis moins de cinq ans ne peut donc pas être visée sur ce fondement.

La charge de la preuve pèse sur le titulaire : l'article L. 716-3-1 du CPI prévoit que la preuve de l'exploitation lui incombe et qu'elle peut être apportée par tous moyens.

La période suspecte : ce que dit le texte

Depuis la réforme du droit des marques de 2019, la règle figure à l'article L. 716-3 du CPI. Un usage sérieux commencé ou repris après l'expiration de la période de cinq ans ne fait pas obstacle à la déchéance lorsque deux conditions sont réunies :

• cet usage a débuté ou repris dans les trois mois précédant la demande en déchéance ;
• il est intervenu après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée.

La cour d'appel de Paris l'a rappelé : le point de départ de la période suspecte ne peut être antérieur de plus de trois mois à la demande de déchéance (CA Paris, pôle 5, 1re ch., 15 juin 2022, RG n° 21/11271). L'objectif est d'empêcher un titulaire de réveiller sa marque dans le seul but de faire échec à une action qu'il sait imminente.

La lecture inverse est tout aussi importante : un usage repris plus de trois mois avant le dépôt de la demande est, lui, pris en compte, même s'il a été motivé par vos échanges.

INPI ou tribunal : où agir ?

Depuis le 1er avril 2020, les demandes en déchéance relèvent de la compétence exclusive de l'INPI (article L. 716-5 du CPI). Devant l'Office, elles peuvent être introduites par toute personne physique ou morale (article L. 716-3 du CPI). Les tribunaux judiciaires spécialisés restent compétents lorsque la demande est formée, à titre principal ou reconventionnel, de façon connexe à une autre demande relevant de leur compétence, notamment à l'occasion d'une action en contrefaçon.

La demande peut viser tout ou partie des produits et services. La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance ; elle a un effet absolu (article L. 716-3 du CPI).

Et pour une marque de l'Union européenne ?

Le règlement (UE) 2017/1001 prévoit un mécanisme comparable à son article 58, paragraphe 1, point a) : déchéance après une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux dans l'Union, et neutralisation de l'usage commencé ou repris dans les trois mois précédant la demande ou la demande reconventionnelle, lorsque les préparatifs de cet usage ne sont intervenus qu'après que le titulaire a appris que cette demande pourrait être présentée. La demande est présentée auprès de l'EUIPO, ou à titre reconventionnel dans une action en contrefaçon. Les deux textes ne sont pas rédigés dans les mêmes termes : le règlement se réfère à la date des préparatifs de l'usage, le code à celle de l'usage lui-même.

Ce que déclenche votre premier contact

Mise en demeure, proposition de rachat, demande de consentement ou d'accord de coexistence : chacune de ces démarches peut informer le titulaire qu'une demande en déchéance est envisageable. À partir de là, un usage qu'il reprendrait ne sera écarté que si votre demande est déposée dans les trois mois suivant le début de cet usage. Si la négociation se prolonge au-delà de ce délai sans demande déposée, le titulaire peut avoir reconstitué une exploitation qui vous sera opposable.

Quelques réflexes en découlent :

• Vérifier l'absence d'usage avant d'écrire et conserver ces recherches datées.
• Préparer la demande en déchéance avant le premier contact, pour pouvoir la déposer sans délai si les discussions s'enlisent.
• Documenter la date du premier contact par un écrit daté et conservé : c'est à partir de ce moment que la connaissance du titulaire pourra être discutée.
• Fixer une échéance interne bien avant le terme des trois mois, pour décider en temps utile de déposer ou non.

En résumé

Le droit des marques est jalonné de délais dont l'inobservation produit des effets irréversibles. La période suspecte en fait partie : elle protège celui qui agit vite et pénalise celui qui négocie sans calendrier. Pour la procédure devant l'INPI, voir aussi notre article Nullité et déchéance de marques : ce qu'il faut retenir de l'atelier CNCPI–INPI.

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